Uma situação que eventualmente acontece durante o processo de Registro de uma Marca no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) é o indeferimento (não aceite) do pedido pelo órgão. Como essa é uma situação que gera bastante dúvidas nos empreendedores, vamos te mostrar neste artigo alguns cenários de ações que você pode tomar, além de te apresentar como fazer o Recurso contra o indeferimento da sua Marca no INPI.

Importância do Registro da Marca no INPI

Para te dar mais contexto, é importante dizermos que quando sua marca é Indeferida pelo INPI é super indicado que você analise realmente os motivos do indeferimento elencados pelo órgão, justamente para que seja possível verificar se existem bons argumentos para um Recurso e a conquista do registro da marca.

Esse ponto é relevante porque existindo bons argumentos, o Recurso é um ótimo meio de você proteger os direitos da sua marca, uma vez que a marca é um ativo valioso para uma empresa e que garante benefícios como:

• Proteção contra concorrência desleal;
• Aumento no valor da empresa;
• Criação de novas fontes de receita;
• Reconhecimento do mercado.

Ainda, esses benefícios só são possíveis porque por meio do efetivo Registro da sua marca, o seu negócio garante o direito de exclusividade de uso da marca em todo o território nacional, para o seu segmento de atuação.

Nesse sentido, vamos te mostrar o que fazer quando o pedido de registro da sua marca é indeferido pelo INPI, para que você possa tomar boas decisões e garantir os benefícios do registro.

O que fazer quando uma marca é Indeferida pelo INPI?

O primeiro ponto que você precisa entender é que um pedido pode ser indeferido por várias razões, uma vez que a Lei de Propriedade Industrial traz, em seu artigo 124, vinte e três motivos para o indeferimento de uma marca. Ainda, um dos princípios de análise da possibilidade ou não de registro de uma marca é o da "distintividade" que, inevitavelmente, envolve um pouco de subjetividade em razão de ser analisado o grau de "diferenciação" da marca.

Por isso, é essencial que, antes de se fazer um pedido de registro, você verifique se está criando uma marca diferenciada para o seu segmento de mercado e faça uma pesquisa de anterioridade (viabilidade) da marca no INPI, com o objetivo de diminuir os riscos de indeferimento do pedido.

Entretanto, é possível destacarmos os dois motivos mais comuns que o INPI utiliza para fundamentar um indeferimento, são eles:

Entretanto, é possível destacarmos os dois motivos mais comuns que o INPI utiliza para fundamentar um indeferimento, são eles:

• Quando a marca é interpretada como um sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva (inciso VI do art. 124 da LPI);
• Quando a marca é interpretada como uma reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia (inciso XIX do art. 124 da LPI).

Certo, mas o que fazer diante do indeferimento da sua marca pelo INPI?

A primeira coisa é analisar os motivos elencados pelo INPI e procurar entender se existem boas chances de um Recurso ser útil para o seu caso. Neste ponto, é importante dizer que caso a sua marca realmente seja uma imitação ou reprodução quase que total de uma marca de terceiro do mesmo nicho de atuação; ou seja uma marca que descreve literalmente os serviços/produtos ou a qualidade destes, as chances de um Recurso prosperar são muito baixas.

Caso você perceba (com o auxílio de um profissional especializado) que, realmente, a sua marca viola o artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, o caminho mais indicado é a criação de uma nova marca com um alto grau de diferenciação (fazendo uma pesquisa de viabilidade prévia) e a realização de um novo pedido de registro no INPI.

Agora, caso você perceba que o indeferimento pelo INPI realmente foi equivocado, o melhor caminho é realmente a apresentação de um Recurso Contra o Indeferimento da sua Marca, observando sempre o prazo de 60 (sessenta) dias corridos para protocolo, contados da data da publicação do despacho de indeferimento feito pelo órgão.

Como fazer o Recurso contra o Indeferimento da sua Marca?

Agora que a importância do registro da marca, bem como a necessidade de análise de cada caso já foram explicadas, vamos te mostrar como fazer o Recurso no INPI.

O primeiro ato que você deve fazer é separar muito bem os seus argumentos contra o indeferimento. Geralmente, indicamos que você deixe bem destacado:

• Todo o histórico do pedido de registro da marca no INPI, com as datas, principalmente na hipótese da sua marca ter sofrido alguma oposição de terceiros no histórico do processo;
• O grau de diferenciação da sua marca, principalmente quando é uma marca que possui elementos figurativos e gráficos que se juntam com o elemento nominativo. Essa forma de apresentação da marca é denominada marca mista;
• O contexto detalhado da atuação da sua marca no seu segmento de mercado, apresentando desde quando é feita a autuação, o seu tamanho no mercado e a importância da marca para o relacionamento com o seu público;
• Caso a sua marca tenha sido indeferida em razão da existência de uma marca de terceiro anterior que, na verdade, você não faz reprodução ou imitação para o mesmo segmento de mercado, faça uma comparação entre as marcas, mostrando as diferenças gráficas e fonéticas entre elas e, principalmente, as diferenças de atuação no mercado.

Tais pontos são bem importantes para você evidenciar que a sua marca é diferenciada e que ela não causa nenhum risco de confusão para o público consumidor, podendo ser deferida (aceita) pelo INPI de forma integral.

Depois, quando você for protocolar o Recurso, indicamos que você verifique se está anexando os seguintes documentos em PDF:

• Recurso;
• GRU da taxa do INPI para o Recurso (que possui o código número 3000);
• Comprovante de pagamento da GRU;
• Procuração assinada (caso o protocolo esteja sendo feito por um Procurador).

E, após o Protocolo, siga acompanhando os despachos do INPI, principalmente para você verificar se o INPI reverteu a decisão e deferiu (aceitou) o pedido de registro da sua marca - nascendo a necessidade de você recolher a taxa de concessão do órgão para obter o registro por 10 anos, bem como ter acesso ao certificado do registro da marca.

Por fim, destacamos que indicamos que você realize esse procedimento que possui o objetivo de garantir a proteção e a valorização da sua marca sempre acompanhando(a) de um escritório especializado em registro de marca e em propriedade intelectual.

Por Gabriel Couto