Se a sua Startup possui uma Marca registrada, tem em mãos um ativo muito importante que pode ser explorado economicamente através da concessão de licenças, por exemplo. Além disso, consegue ter o direito de explorar a Marca economicamente com exclusividade em todo o território brasileiro. Porém, já pensou como funciona essa proteção em projeções internacionais? Registrar a Marca no Brasil garante proteção em territórios estrangeiros?
Vamos falar neste artigo sobre proteção internacional à Marca e o que deve ser feito para poder internacionalizar sua Marca. Adiantamos aqui que o simples registro no território brasileiro não é suficiente para garantir essa proteção, mas é um passo muito importante para consegui-la. Então vamos lá.
1. Inicialmente, registre sua Marca no Brasil.
É importante ter em mente que, ao contrário do que ocorre com os Direitos Autorais, as Marcas dependem de um registro concedido pelo INPI para garantir sua devida proteção e todos os direitos do titular previstos na Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996). Nós já falamos sobre o passo-a-passo para registrar a Marca e você pode conferir nesse ebook.
Assim que o registro da sua Marca for concedido, a proteção definitiva é garantida pelo prazo de 10 anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. Além disso, o titular do registro poderá licenciar o uso da Marca, cedê-lo para terceiros de forma gratuita ou onerosa e tomar as medidas razoáveis para impedir o uso indevido ou não autorizado da Marca.
Destaca-se aqui que todas essas prerrogativas do titular da Marca registrada se aplicam apenas ao território brasileiro, pois esse é o alcance da Lei de Propriedade Industrial e não vai garantir que a Marca já esteja protegida em outros países. Para ter essa proteção há 2 caminhos que vamos abordar aqui: fazer o pedido internacional de forma direta no território desejado, ou usar a mecânica do Protocolo de Madri para fazer o pedido internacional de registro a partir do Brasil.
2. Registro no exterior. Pedido direto de registro em outro país
O pedido de registro no exterior de forma direta em outro país pode ser feito independente de o registro estar ou não concedido no Brasil e ele deverá ocorrer seguindo a legislação e os procedimentos adotados pelos países em que você queira explorar a Marca da sua Startup.
O ponto principal é entender que será necessário conhecer o procedimento de registro em outros países e será necessário contar com um profissional local que atue diretamente com registro de Marcas para fazer o protocolo e o acompanhamento do pedido de registro no órgão federal competente.
A obtenção prévia do registro no Brasil pode ajudar no sucesso do seu pedido de registro internacional, pois o Brasil é signatário da Convenção de Paris, que garante a prioridade de análise do pedido de registro em países que são signatários, desde que seja requerida essa prioridade e seja indicado
3. Registro através do Protocolo de Madri.
Nós já contamos a vocês que agora é possível registrar internacionalmente a partir de um pedido originário no Brasil com o uso do Protocolo de Madri, você pode conferir aqui e aqui. Agora vamos abordar como isso deve ser feito e que custos você deve ter para viabilizar esse registro.
Em primeiro lugar, é essencial que haja um registro concedido ou um pedido em andamento da sua Marca no INPI. Caso não haja Marca registrada ou pedido em análise, não será possível pedir o registro em outros países através do mecanismo citado, pois é o próprio INPI quem faz esse encaminhamento para a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).
Tendo Marca registrada ou pedido em andamento no Brasil, será necessário solicitar ao INPI para providenciar o encaminhamento para a OMPI, que, através do escritório internacional de registros, irá verificar se o pedido cumpre com os requisitos formais necessários e depois encaminhará para as análises individuais dos países que foram indicados no pedido de registro internacional.
Ponto de atenção aqui: se o pedido de registro internacional for feito antes da Marca ser registrada no Brasil e o pedido originário for indeferido pelo INPI, todos os pedidos internacionais também serão indeferidos. O mesmo acontece caso sua marca registrada se torne nula ou tenha a caducidade declarada nos primeiros 5 anos do registro internacional. Então, é muito importante se atentar tanto para as etapas do registro da Marca em si, quanto garantir que ela está sendo explorada economicamente, senão os pedidos internacionais podem não dar certo e frustrar todo um planejamento.
Em relação a taxas, é necessário pagar uma taxa para o INPI para habilitar o pedido de registro internacional pelo Protocolo de Madri e, após isso, preencher o formulário que será encaminhado para a OMPI em inglês ou espanhol. Após a taxa do INPI será necessário pagar a taxa diretamente para a OMPI para assegurar os pedidos nos territórios escolhidos. A taxa e variável e dependerá de quantos e em quais países a Marca terá o registro pleiteado e o valor é pago em francos suíços.
Por fim, destacamos que realizar o registro internacional da Marca, independente do método, é uma operação que demandará custo e muito planejamento. Para garantir que as etapas do registro sejam cumpridas corretamente, é fortemente indicado que você conte com um time especializado em registro de marca tanto no Brasil quanto em outros países, principalmente se utilizar o Protocolo de Madri. A participação de especialistas no procedimento será de grande ajuda para expandir o registro e a exploração da Marca da sua Startup internacionalmente.
Por José Roberto Martinez.
